BGH: Commerzbank darf DAX als Bezugswert für Wertpapiere verwenden

BGH, Urteil vom 30.4.2009 - I ZR 42/07

Leitsätze

1. Veröffentlicht der Markeninhaber (hier: Deutsche Börse AG) einen mit der Marke bezeichneten Aktienindex (hier: DAX), kann er einem Dritten aufgrund des Markenrechts nicht verbieten, in den von dem Dritten emittierten Finanzprodukten als Bezugsgröße auf den Aktienindex zu verweisen, wenn dies sachlich und informativ geschieht und der Eindruck vermieden wird, es bestünden Handelsbeziehungen zwischen den Beteiligten.

2. Ein Verstoß gegen die guten Sitten i.S. des § 23 Nr. 2 MarkenG liegt vor, wenn ein Dritter den mit einer Marke übereinstimmenden Aktienindex (hier: DivDAX) im Rahmen der Produktkennzeichnung seiner Wertpapiere (hier: Unlimited DivDAX® Indexzertifikat) verwendet.

3. Verweist ein Bankinstitut auf einen Aktienindex als Bezugsgröße für die Wertentwicklung seiner Finanzprodukte, liegt darin keine wettbewerbswidrige Nachahmung der in der Ermittlung und Herausgabe des Aktienindex bestehenden Leistung.

4. Ist ein Lizenznehmer zur Zahlung von Einzellizenzgebühren für die Verwendung der Marke bei der Ausgabe von Wertpapieren verpflichtet, kann allein deren vermehrte Ausgabe kein Anpassungsverlangen nach § 313 BGB begründen.

MarkenG § 14 Abs. 2 Nr. 2 und 3, Abs. 5, § 23 Nr. 2; UWG §§ 3, 4 Nr. 9 lit. b und Nr. 10; BGB § 313

Sachverhalt

Die Beklagte, die Deutsche Börse AG, ist die Trägerin der Frankfurter Wertpapierbörse. Sie ist auch in der Kurs- und Indexvermarktung tätig. Zum Konzernverbund der Beklagten gehört die E. Frankfurt AG, die mit Termin- kontrakten handelt.

Die Beklagte berechnet und veröffentlicht den bereits vor ihrer Gründung eingeführten Deutschen Aktienindex DAX, der sich zum bekanntesten und wichtigsten deutschen Aktienindex entwickelt hat. Dieser bildet die Kurse der 30 größten und umsatzstärksten inländischen Aktiengesellschaften ab. Seit dem Jahre 2005 veröffentlicht die Beklagte auch einen als DivDAX bezeichneten Aktienindex, der die 15 im DAX gelisteten Unternehmen mit der höchsten Dividendenrendite enthält.

Die Beklagte ist Inhaberin zweier Wortmarken DAX, die unter anderem eingetragen sind für die Dienstleistungen "Börsenkursnotierungen, Ermittlung, einschließlich der Berechnung eines Aktienindexes" (Marke Nr. 1164323) und "Finanzwesen, insbesondere Dienstleistungen einer Börse, einer Bank und eines Börsen- und/oder Finanzmaklers, einschließlich Ausgeben von, Handel mit und Vermittlung und Verwaltung von börsennotierten Werten wie Aktien, Fondsanteile, Terminskontrakte" (Marke Nr. 2037230). Die Beklagte ist weiterhin Inhaberin der Wortmarke DivDAX (Marke Nr. 30503993.8), die für die Dienstleistungen einer Bank und die Ermittlung und Berechnung von Indizes im Zusammenhang mit Wertpapieren und Terminkontrakten eingetragen ist.

Die Klägerin, die Commerzbank, ist eine Geschäftsbank. Sie emittiert und handelt mit Wertpapieren, zu denen auf den DAX bezogene Optionsscheine gehören. Die von der Klägerin herausgegebenen Wertpapiere enthalten neben der Angabe des jeweiligen Optionsscheins oder Zertifikats die Formulierung "bezogen auf den DAX®" und den Hinweis, dass "DAX®" eine eingetragene Marke der Beklagten ist. Die Klägerin emittierte auch auf den DivDAX bezogene Optionsscheine, die sie in einem Verkaufsprospekt als "Unlimited DivDAX® Indexzertifikat" bezeichnete.

Die Parteien schlossen im Jahre 2001 einen Lizenzvertrag über die Verwendung des DAX. Nachdem die Commerzbank diesen Vertrag gekündigt hatte, kam es zu Auseinandersetzungen darüber, ob die Commerzbank auch ohne Lizenzierung die Bezeichnung DAX als Bezugswert für ihre Finanzprodukte benutzen darf.

Die Klägerin hat beantragt festzustellen, dass die Beklagte der Klägerin nicht untersagen kann, Wertpapiere anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu bewerben, die Zahlungsansprüche in Abhängigkeit von dem jeweiligen Stand des DAX verbriefen, und zwar auch dann nicht, wenn die Klägerin hierbei diesen als Bezugsgröße benannten Index mit "DAX®" bezeichnet. Die Beklagte hat widerklagend Zahlungsklage, Feststellungsklage, Schadensersatzklage sowie Auskunfts- und Rechnungslegungsklage erhoben.

Das Landgericht hat die Klage abgewiesen und der Widerklage stattgegeben. Auf die Berufung der Klägerin hat das Berufungsgericht der Feststellungsklage stattgegeben und die Widerklage mit dem Unterlassungsantrag bezogen auf Verwendung und Bezeichnung „DivDax" abgewiesen. Im Übrigen hatte die Berufung keinen Erfolg (OLG Frankfurt GRUR-RR 2007, 104). Die Revision der Beklagten und die Anschlussrevision der Klägerin haben keinen Erfolg.

Aus den Gründen

20        II. Revision der Beklagten

21        1. Feststellungsantrag der Klägerin

22        Der Feststellungsantrag der Klägerin ist zulässig und begründet.

23        Das nach § 256 Abs. 1 ZPO erforderliche Feststellungsinteresse folgt daraus, dass die Beklagte sich eines gegen die Klägerin gerichteten Unterlassungsanspruchs berühmt hat. Die Klägerin hat ein rechtliches Interesse an der Klärung, ob dieser Unterlassungsanspruch besteht.

24        In der Sache hat das Berufungsgericht zu Recht angenommen, dass die Beklagte der Klägerin nicht verbieten kann, Wertpapiere anzubieten, die Zahlungsansprüche in Abhängigkeit von dem jeweiligen Stand des deutschen Aktienindex DAX verbriefen. Dies gilt auch dann, wenn die Klägerin bei dem Angebot den als Bezugsgröße benannten Index mit "DAX®" bezeichnet und ergänzend darauf hinweist, dass dies eine eingetragene Marke der Beklagten ist.

            Die Beklagte kann die Verwendung der Bezeichnung DAX nicht aus ihrem Markenrecht untersagen

25        a) Der Beklagten steht aufgrund der Wortmarken Nr. 11 64 323 und Nr. 20 37 230 DAX kein Unterlassungsanspruch aus § 14 Abs. 2 und 5 MarkenG zu.

26        Das Berufungsgericht hat angenommen, die Verwendung des Begriffs DAX in den von der Klägerin emittierten Wertpapieren diene allein dazu, die von der Beklagten erbrachte Leistung zu bezeichnen, ohne dass hierdurch ein kennzeichnender Bezug zur eigenen Leistung der Klägerin hergestellt werde; die Marke DAX werde von der Klägerin nur zur Benennung eines fremden Originalprodukts eingesetzt. Das Berufungsgericht hat damit ersichtlich eine markenmäßige Verwendung der Bezeichnung DAX in den von der Klägerin emittierten Wertpapieren verneint, die Voraussetzung einer Verletzungshandlung nach § 14 Abs. 2 MarkenG ist (zu Art. 5 Abs. 1 und 2 MarkenRL EuGH, Urt. v. 25.1.2007 - C-48/05, Slg. 2007, I-1017 = GRUR Int. 2007, 404 Tz. 21 = WRP 2007, 299 - Opel/Autec; Urt. v. 12.6.2008 - C-533/06, Slg. 2008, I-4231 = GRUR 2008, 698 Tz. 34 und 36 - O2/Hutchison; vgl. auch BGH, Urt. v. 3.2.2005 - I ZR 159/02, GRUR 2005, 583 f. = WRP 2005, 896 - Lila-Postkarte; BGHZ 171, 89 Tz. 22 - Pralinenform). Ob diese Beurteilung den Angriffen der Revision standhält, kann offenbleiben. Selbst wenn dies nicht der Fall sein sollte, kann die Beklagte die Bezugnahme der Klägerin auf den Aktienindex DAX in den von ihr herausgegebenen Wertpapieren jedenfalls gemäß § 23 Nr. 2 MarkenG nicht verbieten.

            Zur lizenzfreien Nutzung einer fremden Marke in Form einer beschreibenden Bezugnahme

27        aa) Nach dieser Vorschrift, die Art. 6 Abs. 1 lit. b MarkenRL umsetzt, gewährt die Marke ihrem Inhaber nicht das Recht, einem Dritten zu verbieten, ein mit der Marke identisches oder ähnliches Zeichen als Angabe über Merkmale oder Eigenschaften der Waren oder Dienstleistungen, insbesondere ihre Art oder ihre Beschaffenheit, im geschäftlichen Verkehr zu benutzen, sofern die Benutzung nicht gegen die guten Sitten verstößt. Die Vorschrift unterscheidet dabei nicht nach den verschiedenen Möglichkeiten der Verwendung der in § 23 Nr. 2 MarkenG genannten Angaben (zu Art. 6 Abs. 1 lit. b MarkenRL EuGH, Urt. v. 7.1.2004 - C-100/02, Slg. 2004, I-691 = GRUR 2004, 234 Tz. 19 - Gerolsteiner Brunnen; zu § 23 Nr. 2 MarkenG BGH, Urt. v. 5.6.2008 - I ZR 169/05, GRUR 2008, 798 Tz. 17 = WRP 2008, 1202 - POST I). Die Anwendung des § 23 Nr. 2 MarkenG ist deshalb auch dann nicht ausgeschlossen, wenn beim angegriffenen Zeichen die Voraussetzungen einer markenmäßigen Verwendung vorliegen (BGH GRUR 2008, 798 Tz. 17 - POST I). Im Rahmen des § 23 Nr. 2 MarkenG kommt es auch nicht entscheidend darauf an, ob derjenige, der das fremde Zeichen beschreibend benutzt, auf diese Benutzung angewiesen ist (vgl. BGH GRUR 2008, 798 Tz. 23 - POST I). Insofern unterscheidet sich diese Bestimmung von der Schutzschranke des § 23 Nr. 3 MarkenG, bei der die Notwendigkeit der Benutzung der Marke als Hinweis auf die Bestimmung einer Ware oder Dienstleistung Tatbestandsmerkmal ist. Entscheidend ist vielmehr, ob das angegriffene Zeichen als Angabe über Merkmale oder Eigenschaften der Dienstleistungen verwendet wird und die Benutzung den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel entspricht (Art. 6 MarkenRL) oder - mit den damit inhaltlich übereinstimmenden Worten des § 23 MarkenG - nicht gegen die guten Sitten verstößt (§ 23 MarkenG).

            Beschreibende Leistungsangabe verstößt nicht gegen gute Sitten

28        bb) Das Berufungsgericht hat angenommen, die Klägerin benutze das mit der Klagemarke übereinstimmende Zeichen DAX als Bezugswert für index-bezogene Wertpapiere. Darin liege ein Hinweis auf die Berechnungsmethode zur Wertermittlung der Papiere. Dies stelle eine beschreibende Angabe über eine wesentliche Eigenschaft der Finanzprodukte der Klägerin dar. Gegen diese Beurteilung wendet sich die Revision ohne Erfolg. Ihr Einwand, der Anwendungsbereich des § 23 Nr. 2 MarkenG sei nicht eröffnet, weil die Klägerin auf eine Bezugnahme auf den Index DAX nicht angewiesen sei, trifft - wie dargelegt - nicht zu. Die in Rede stehende Benutzung des Zeichens DAX durch die Klägerin verstößt auch nicht gegen die guten Sitten i.S. von § 23 MarkenG.

29        (1) Das Tatbestandsmerkmal des Verstoßes gegen die guten Sitten im Sinne dieser Bestimmung ist richtlinienkonform auszulegen. Danach ist von einer Unlauterkeit der Verwendung der angegriffenen Bezeichnungen auszugehen, wenn die Benutzung den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel widerspricht (Art. 6 Abs. 1 MarkenRL). Der Sache nach darf der Dritte den berechtigten Interessen des Markeninhabers nicht in unlauterer Weise zuwiderhandeln (EuGH GRUR 2004, 234 Tz. 24 - Gerolsteiner Brunnen; EuGH, Urt. v. 11.9.2007 - C-17/06, Slg. 2007, I-7041 = GRUR 2007, 971 Tz. 33 und 35 - Céline). Um dies beurteilen zu können, ist eine Gesamtwürdigung aller relevanten Umstände des Einzelfalls erforderlich (EuGH, Urt. v. 16.11.2004 - C-245/02, Slg. 2004, I-10989 = GRUR 2005, 153 Tz. 82 und 84 - Anheuser Busch; BGH, Urt. v. 1.4.2004 - I ZR 23/02, GRUR 2004, 947, 948 = WRP 2004, 1364 - Gazoz).

30        (2) Das Berufungsgericht hat die Unlauterkeit der Verwendung des Zeichens DAX in den von der Klägerin emittierten Wertpapieren zutreffend mit der Begründung verneint, der Begriff DAX stehe als Synonym für den deutschen Aktienindex, der - wie vom Berufungsgericht in anderem Zusammenhang festgestellt - die Entwicklung des deutschen Aktienmarktes abbildet.

31        Die Übernahme dieses von der Beklagten selbst veröffentlichten und deshalb für alle Marktteilnehmer allgemein zugänglichen Aktienindex als Be-zugswert für Finanzprodukte stellt keinen Verstoß gegen die anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel dar. Der Sache nach geht es um eine Berücksichtigung der berechtigten Interessen anderer Wirtschaftsteilnehmer, auf die Entwicklung des Deutschen Aktienmarktes - ähnlich einem statistischen Wert - Bezug nehmen zu können. Da Art. 6 MarkenRL und § 23 MarkenG dazu dienen, die Interessen des Markenschutzes und des freien Warenverkehrs sowie der Dienstleistungsfreiheit in der Weise in Einklang zu bringen, dass das Markenrecht seine Rolle als wesentlicher Teil eines Systems unverfälschten Wettbewerbs spielen kann (vgl. EuGH GRUR 2004, 234 Tz. 16 - Gerolsteiner Brunnen; EuGH, Urt. v. 17.3.2005 - C-228/03, Slg. 2005, I-2337 = GRUR 2005, 509 Tz. 29 - Gillette; Urt. v. 10.4.2008 - C-102/07, Slg. 2008, I-2439 = GRUR 2008, 503 Tz. 45 - adidas), kann es Marktteilnehmern grundsätzlich nicht verwehrt werden, auf den Stand des deutschen Aktienmarktes durch Verwendung desjenigen Index Bezug zu nehmen, durch den die für den Finanzplatz bedeutendsten deutschen Aktien repräsentiert werden.

32        (3) Ohne Erfolg macht die Revision geltend, ein Verstoß gegen die guten Sitten sei vorliegend deshalb gegeben, weil die Benutzung des Zeichens DAX als Bezugswert in den von der Klägerin emittierten Wertpapieren die Wertschätzung der Klagemarke in unlauterer Art und Weise ausnutze. Zwar handelt der Dritte den berechtigten Interessen des Markeninhabers in unlauterer Weise zuwider, wenn er durch die Verwendung eines mit der Marke identischen oder ähnlichen Zeichens die Wertschätzung der Marke in unlauterer Weise ausnutzt (EuGH GRUR 2005, 153 Tz. 83 - Anheuser Busch; GRUR 2005, 509 Tz. 43 - Gillette). Davon kann vorliegend aber nicht ausgegangen werden.

33        Das Berufungsgericht hat - im Zusammenhang mit der Prüfung der wett-bewerbsrechtlichen Ansprüche - angenommen, eine unlautere Ausnutzung der Wertschätzung des Aktienindex DAX durch die Klägerin scheide aus, weil der Erfolg der auf den DAX bezogenen Wertpapiere nicht vom Vertrauen in die Qualität des Index abhänge. Eine Übertragung des Rufs des Aktienindex DAX auf Finanzprodukte, die den DAX als Bezugswert aufwiesen, finde allenfalls in ganz geringem Umfang statt. Sie sei nicht unlauter, weil sich die Wertschätzung auf die im Aktienindex abgebildete Entwicklung der größten und umsatzstärksten inländischen Aktiengesellschaften beziehe, die von der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung und einer Vielzahl weiterer Faktoren wie der Bonität des emittierenden Schuldners, nicht aber von der Berechnung des Bezugsindex abhänge. Diese Ausführungen halten der rechtlichen Nachprüfung stand.

34            Entgegen der Rüge der Revision sind die Ausführungen des Berufungsgerichts nicht erfahrungswidrig. Die Revision zeigt nicht auf, dass - anders als vom Berufungsgericht angenommen - der Aktienindex DAX als Bezugswert und nicht die in ihm abgebildeten Aktien der wichtigsten deutschen Aktiengesellschaften und ihre Wertentwicklung sowie die Bedingungen des emittierten Wertpapiers und die Bonität des Emittenten die Wertschätzung der Finanzprodukte in erster Linie bestimmen. Allerdings hat das Berufungsgericht nicht aus-geschlossen, dass in einem geringen Umfang eine Übertragung der Wertschätzung, die dem Aktienindex DAX entgegengebracht wird, bei der Verwendung als Bezugswert der Finanzprodukte der Klägerin stattfindet. Es ist jedoch zu Recht davon ausgegangen, dass diese Rufübertragung nicht unlauter ist. Der Aktienindex DAX wird von der Beklagten selbst veröffentlicht. Macht die Beklagte den Wert des Aktienindex allgemein zugänglich, muss sie auch hinnehmen, dass der Index zur Grundlage der Wertermittlung von Optionsscheinen gemacht wird.

35        (4) Im Hinblick auf die berechtigten Interessen des Markeninhabers muss die Bezugnahme auf die Marke DAX sich auf das Maß beschränken, das zur Benutzung des Bezugswerts erforderlich ist. Dieses Maß ist im Streitfall nicht überschritten. Das Berufungsgericht hat festgestellt, dass die Bezugnahme auf den Aktienindex DAX in der streitgegenständlichen Form sachlich und informativ ist, ohne dabei den Eindruck zu erwecken, das Wertpapier werde von der Beklagten emittiert oder es bestünden Handelsbeziehungen zwischen den Parteien.

36        Dem steht - anders als die Revision meint - nicht entgegen, dass die Klägerin die Vorteile der Transparenz und Nachvollziehbarkeit von Aktienindizes einschließlich des Aktienindex DAX gegenüber aktiv gemanagten Fonds in einer Informationsbroschüre hervorhebt.

            In der Bezugnahme liegt auch keine unlautere Ausnutzung des guten Rufs der Bezeichnung DAX

37        b) Ein markenrechtlicher Unterlassungsanspruch der Beklagten lässt sich auch nicht auf den Schutz einer bekannten Marke nach § 14 Abs. 2 Nr. 3 und Abs. 5 MarkenG stützen. In diesem Zusammenhang kann zugunsten der Beklagten unterstellt werden, dass die in Rede stehenden Marken die Voraussetzungen einer bekannten Marke erfüllen. Die Verwendung der angegriffenen Zeichen erfolgt jedoch nicht ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG. Insoweit gelten dieselben Erwägungen, die der Annahme eines Verstoßes gegen die guten Sitten i.S. von § 23 Nr. 2 MarkenG entgegenstehen (vgl. BGH, Urt. v. 14.1.1999 - I ZR 149/96, GRUR 1999, 992, 994 = WRP 1999, 931 - BIG PACK; BGHZ 147, 56, 67 - Tagesschau; BGH GRUR 2008, 798 Tz. 26 - POST I).

            Ein Schutz aus ergänzendem wettbewerbsrechtlichen Leistungsschutz steht der Beklagten ebenfalls nicht zu

38        c) Der Beklagten steht der begehrte Unterlassungsanspruch auch nicht aus ergänzendem wettbewerbsrechtlichem Leistungsschutz gemäß § 8 Abs. 1, §§ 3, 4 Nr. 9 lit. b UWG zu.

39        aa) Nach der Verkündung des Berufungsurteils ist das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb vom 3.7.2004 durch das am 30.12.2008 in Kraft getretene Erste Gesetz zur Änderung des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb vom 22. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2949) novelliert worden. Die Vorschrift des § 4 Nr. 9 UWG über den ergänzenden wettbewerbsrechtlichen Leistungsschutz ist allerdings unverändert geblieben. Im Streitfall ergeben sich keine Gesichtspunkte, die eine Differenzierung nach neuem und altem Recht erforderlich machen.

40        bb) Ansprüche aus ergänzendem wettbewerbsrechtlichem Leistungsschutz sind im vorliegenden Fall nicht durch die Vorschriften des Markenrechts ausgeschlossen. Im Anwendungsbereich der Bestimmungen des Markengesetzes ist allerdings für einen lauterkeitsrechtlichen Nachahmungsschutz nach § 4 Nr. 9 UWG grundsätzlich kein Raum (st. Rspr.; BGH, Urt. v. 3.11.2005 - I ZR 29/03, GRUR 2006, 329 Tz. 36 = WRP 2006, 470 - Gewinnfahrzeug mit Fremdemblem). Als Gegenstand des Schutzes kommen vorliegend der Name DAX, der Aktienindex DAX als konkretes Leistungsergebnis und die Dienstleistung in Betracht, die die Beklagte dadurch erbringt, dass sie den Aktienindex DAX zur Verfügung stellt. Im Streitfall begehrt die Beklagte, soweit sie ihre Ansprüche auf die Grundsätze des ergänzenden wettbewerbsrechtlichen Leistungsschutzes stützt, keinen Schutz für eine Kennzeichnung, sondern für den Aktienindex DAX als konkretes Leistungsergebnis. Zur Begründung hat die Beklagte geltend gemacht, die Klägerin handele unlauter, indem sie den Aktienindex DAX, der über wettbewerbliche Eigenart verfüge, dadurch unmittelbar übernehme, dass sie den Index als Bezugswert in ihre Finanzprodukte integriere und dadurch seinen Ruf ausnutze. Dieses Begehren fällt nicht in den Schutzbereich des Markenrechts (vgl. BGH, Urt. v. 21.9.2006 - I ZR 270/03, GRUR 2007, 339 Tz. 23 = WRP 2007, 313 - Stufenleitern; Urt. v. 30.4.2008 - I ZR 123/05, GRUR 2008, 793 Tz. 26 = WRP 2008, 1196 - Rillenkoffer).

41        cc) Das Berufungsgericht hat im Ergebnis offengelassen, ob zwischen den Parteien ein konkretes Wettbewerbsverhältnis besteht und ob der Aktienindex DAX über wettbewerbliche Eigenart verfügt. Für das Revisionsverfahren ist daher zugunsten der Beklagten vom Vorliegen dieser Voraussetzungen auszugehen.

42        Das Berufungsgericht hat eine Nachahmung der Dienstleistung der Beklagten durch die Aufnahme des DAX als Bezugswert in die Finanzprodukte der Klägerin verneint. Es hat hierzu ausgeführt, der vorliegende Fall sei vergleichbar mit der Vermarktung eines Originalprodukts oder dem Setzen eines Hyperlinks, der den Zugriff auf Informationen ermögliche, die ein anderer Diensteanbieter im Internet öffentlich zugänglich gemacht habe. Diese Ausführungen halten den Angriffen der Revision stand.

43        Von einer Nachahmung ist nicht auszugehen, wenn die Leistung des Dritten nicht vermarktet, sondern eine eigene Leistung angeboten wird (vgl. BGHZ 156, 1, 18 - Paperboy). Die Leistung der Beklagten, die darin besteht, den Aktienindex zu ermitteln und den interessierten Kreisen zur Verfügung zu stellen, übernimmt die Klägerin nicht. Sie gibt nicht unter Nutzung von Ergebnissen, die die Beklagte ermittelt hat, einen eigenen Aktienindex heraus; sie bietet vielmehr eigene Finanzprodukte an, die sich mit den Dienstleistungen der Beklagten und dem von ihr geschaffenen Leistungsergebnis nicht vergleichen lassen.

44        dd) Ansprüche aus ergänzendem wettbewerbsrechtlichem Leistungsschutz sind aber auch deswegen ausgeschlossen, weil die Klägerin die Wertschätzung des Aktienindex DAX nicht i.S. von § 4 Nr. 9 lit. b UWG unangemessen ausnutzt. Insoweit gelten die Erwägungen entsprechend, die der Annahme eines Verstoßes gegen die guten Sitten i.S. von § 23 Nr. 2 MarkenG entgegenstehen (siehe oben unter II 1 a bb).

45        Ist danach eine unlautere Ausnutzung der Wertschätzung des allgemein zugänglichen Aktienindex DAX durch Übernahme als Bezugswert zu verneinen, scheidet auch eine unlautere geschäftliche Handlung i.S. von § 3 UWG wegen gezielter Behinderung der Beklagten nach § 4 Nr. 10 UWG oder durch unmittelbaren Rückgriff auf die Generalklausel des § 3 UWG unter dem Gesichtspunkt der Rufausbeutung aus ...

49        2. Widerklageantrag 2 a und darauf bezogene Annexanträge 3 und 4 (DivDAX)

50        a) Zu Recht hat das Berufungsgericht angenommen, dass der Beklagten gegen die Klägerin weder aus § 14 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 5 und 6 MarkenG noch aus § 8 Abs. 1, §§ 9, 3, 4 Nr. 9 lit. b UWG, § 242 BGB ein Unterlassungs-, Schadensersatz- oder Auskunfts- und Rechnungslegungsanspruch im Hinblick auf das Angebot von Wertpapieren zusteht, die Zahlungsansprüche direkt oder indirekt in Abhängigkeit von dem jeweiligen Stand des von der Beklagten unter der Bezeichnung DivDAX berechneten und verteilten Aktienindex verbriefen (Widerklageantrag 2 a und darauf bezogene Widerklageanträge 3 und 4). Insoweit gelten die vorstehenden Erwägungen (siehe oben unter II 1) entsprechend.

51        b) Auf urheberrechtliche Ansprüche kann die Beklagte ihr Begehren nicht stützen, weil es sich insoweit um einen neuen Streitgegenstand handelt, den die Beklagte nicht erstmals in der Revisionsinstanz in den Rechtsstreit einführen kann (siehe oben unter II 1 d).

52        III. Anschlussrevision der Klägerin

53        1. Widerklageantrag 2 b und darauf bezogene Annexanträge 3 und 4 (Unlimited DivDAX® Indexzertifikat)

            Markenrechtlicher Unterlassungsanspruch der Beklagten bezogen auf die Marke DivDAX

54        a) Zu Recht hat das Berufungsgericht angenommen, dass der Beklagten aus ihrer Marke DivDAX der geltend gemachte Anspruch aus § 14 Abs. 2 Nr. 2 und Abs. 5 MarkenG gegen die Klägerin zusteht, es zu unterlassen, Wertpapiere mit "Unlimited DivDAX® Indexzertifikat" zu bezeichnen.

            Markenmäßige Benutzung des Zeichens DivDAX

55        aa) Ein Anspruch nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG setzt eine markenmäßige Benutzung der geschützten Bezeichnung voraus. Die Bezeichnung muss im Rahmen des Produkt- und Leistungsabsatzes auch der Unterscheidung der Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denen anderer Unternehmen dienen (vgl. EuGH, Urt. v. 12.11.2002 - C-206/01, Slg. 2002, I-10273 = GRUR 2003, 55 Tz. 51 ff. = WRP 2002, 1415 - Arsenal Football Club; BGHZ 153, 131, 138 - Abschlussstück; 164, 139, 145 - Dentale Abformmasse; BGH, Beschl. v. 22.1.2009 - I ZR 125/07, GRUR 2009, 498 Tz. 11 = WRP 2009, 451 - Bananabay). Diese Voraussetzungen sind erfüllt, wenn eine Marke im Rahmen einer Produktbezeichnung benutzt wird, weil hierdurch eine Beeinträchtigung der Funktion der Marke eintritt, gegen die der Markeninhaber geschützt ist (vgl. Hacker in Ströbele/Hacker, Markengesetz, 9. Aufl., § 14 Rdn. 91; Büscher in Büscher/Dittmer/Schiwy, Gewerblicher Rechtsschutz, Urheberrecht, Medien-recht, § 14 MarkenG Rdn. 108 f.).

56        Zu Recht hat das Berufungsgericht danach eine markenmäßige Benutzung des Zeichens DivDAX® durch die Klägerin darin gesehen, dass sie ihr eigenes Wertpapier in einem Verkaufsprospekt mit "Unlimited DivDAX® Indexzertifikat" bezeichnet hat.

57            Entgegen der Ansicht der Anschlussrevision ist es nicht erforderlich, dass das Wertpapier (zusätzlich) unter der Produktbezeichnung emittiert wird. Der für die markenmäßige Benutzung entscheidende Eindruck des Verkehrs, mit dem fremden Zeichen werde das eigene Produktangebot bezeichnet, entsteht auch bei dem Angebot des Wertpapiers in einem Verkaufsprospekt. Das Berufungsgericht hat angenommen, dass sich für das Verkehrsverständnis in-soweit kein Unterschied ergibt. Diese Beurteilung lässt keinen Rechtsfehler erkennen.

58        Die Anschlussrevision macht in diesem Zusammenhang ohne Erfolg gel-tend, der in dem Verkaufsprospekt enthaltene Hinweis, die Beklagte sei Inhaberin der Marke DivDAX, stehe der Annahme der Verwendung der Marke als Produktbezeichnung entgegen. Die Produktbezeichnung dient der Unterscheidung von Waren und Dienstleistungen anderer Unternehmen und ruft Herkunftsvorstellungen hervor. Zutreffend hat das Berufungsgericht deshalb darauf abgestellt, dass im Streitfall die Gefahr besteht, der Verkehr werde von einer gemeinsamen Verantwortung der Parteien für die Emission des derart bezeichneten Wertpapiers ausgehen.

            Verwechslungsgefahr zwischen der Klagemarke und der angegriffenen Bezeichnung

59        bb) Zwischen der Klagemarke DivDAX der Beklagten und der angegriffenen Bezeichnung "Unlimited DivDAX® Indexzertifikat" besteht Verwechslungsgefahr i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.

60        Zur Frage der Verwechslungsgefahr hat sich das Berufungsgericht den Ausführungen des Landgerichts angeschlossen. Dieses ist davon ausgegangen, dass die Marke der Beklagten über zumindest durchschnittliche Kennzeichnungskraft verfügt und die sich gegenüberstehenden Dienstleistungen identisch sind, weil das Emittieren von indexbezogenen Wertpapieren zu den durch die Marke geschützten Dienstleistungen einer Bank gehört. Zeichenähnlichkeit besteht wegen der Übereinstimmung der Marke mit dem prägenden Bestandteil DivDAX® der angegriffenen Bezeichnung der Klägerin. Diese Ausführungen halten rechtlicher Nachprüfung stand.

61        Ohne Erfolg macht die Anschlussrevision geltend, das Berufungsgericht habe keine Feststellungen zur Frage der Verwechslungsgefahr getroffen. Die ergänzende Verweisung des Berufungsgerichts auf die Ausführungen des Landgerichts bezieht sich, anders als die Anschlussrevision meint, auf die Beurteilung der Verwechslungsgefahr und nicht auf die Schutzschranke des § 23 MarkenG, zu der das landgerichtliche Urteil keine Ausführungen enthält.

62        cc) Die Benutzung des Zeichens DivDAX® als Bestandteil der angegriffenen Gesamtbezeichnung der Klägerin verstößt auch gegen die guten Sitten i.S. des § 23 Nr. 2 MarkenG. Die Klägerin handelt den berechtigten Interessen der Beklagten als Markeninhaberin in unlauterer Weise zuwider, wenn sie das markenrechtlich geschützte Zeichen als Herkunftsbezeichnung ihres Wertpapiers verwendet.

63        dd) Entgegen der Ansicht der Anschlussrevision ist auch die Wiederholungsgefahr nicht entfallen.

64        Eine - auch nur einmalige - Kennzeichenverletzung begründet die tatsächliche Vermutung für das Vorliegen einer Wiederholungsgefahr, die grundsätzlich nur durch die Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungserklärung oder einen rechtskräftigen Unterlassungstitel ausgeräumt wird (st. Rspr.; BGH, Urt. v. 31.7.2008 - I ZR 21/06, GRUR 2008, 1108 Tz. 23 = WRP 2008, 1537 - Haus & Grund III). Weder das bloße Versprechen, die angegriffene Handlung nicht erneut zu begehen, noch die Aufgabe der Betätigung, in deren Rahmen die Verletzung erfolgt ist, genügen, um die tatsächliche Vermutung zu widerlegen (st. Rspr.; vgl. BGH, Urt. v. 14.10.1999 - I ZR 90/97, GRUR 2000, 605, 608 = WRP 2000, 525 - comtes/ComTel). Danach reicht die einfache Erklärung der Klägerin, sie werde die beanstandete Handlung nicht wiederholen, nicht aus, um die Wiederholungsgefahr auszuräumen.

65        b) Die Ansprüche auf Schadensersatz und Auskunft sowie Rechnungslegung folgen aus § 14 Abs. 6, § 19 Abs. 1 MarkenG, § 242 BGB.

66        2. Widerklageantrag 1 (Lizenzgebühren)

            Zahlungsanspruch aus Lizenzvertrag

67        Zu Recht hat das Berufungsgericht angenommen, dass der Beklagten gegen die Klägerin der Anspruch auf Zahlung ... aus dem Lizenzvertrag für den Zeitraum vom 1.1. bis 31.10.2005 zusteht.

68        a) Der Wirksamkeit des Lizenzvertrags steht nicht entgegen, dass die beschreibende Bezugnahme auf den DAX-Index in der Form, die Gegenstand der Feststellungsklage ist, keiner Lizenzierung bedarf. Die Klägerin hat selbst geltend gemacht, dass es aus ihrer Sicht bei Vertragsschluss ungewiss war, ob sie für die beabsichtigte Verwendung der Bezeichnung DAX eine Lizenzierung der Beklagten benötigte. Schließt sie trotz oder gerade wegen der unklaren Rechtslage einen Lizenzvertrag ab, ist dieser Vertrag auch dann wirksam, wenn sich nachträglich herausstellt, dass es einer Lizenz gar nicht bedurft hätte. Im Übrigen ergibt sich aus dem Lizenzvertrag auch eine Berechtigung der Klägerin zur Nutzung der lizenzierten Marken, die über eine beschreibende Bezugnahme hinausgeht ...