R&W Abo Buch Datenbank Veranstaltungen Betriebs-Berater
 
Wirtschaftsrecht
02.02.2012
Wirtschaftsrecht
LG München I: Ausführungen zu ausländischem Recht bzgl. der Wirksamkeit einer Übertragungsvereinbarung

 

LG München I, Urteil vom 4.2.2011 - 7 O 10417/09

Tenor

I. Die Beklagte zu 1) wird verurteilt,

1. der Klägerin zu 1) eine 90%-ige Mitberechtigung an der europäischen Patentanmeldung "Beschichtungsverfahren" EP 1 683 ***, angemeldet am 23.12.2005, Veröffentlichungstag der Anmeldung: 26.07.2006, für alle benannten Vertragsstaaten einzuräumen und durch Erklärung gegenüber dem Europäischen Patentamt in die entsprechende Umschreibung der Patentanmeldung einzuwilligen;

2. der Klägerin zu 1) Auskunft darüber zu erteilen ob und ggf. welche parallelen Schutzrechtsanmeldungen zu der unter Ziffer 1.1. genannten Patentanmeldung vorgenommen wurden und in welchem Stand sich die jeweiligen Erteilungsverfahren befinden;

3. der Klägerin zu 1) die im Rahmen der unter Ziffer 1.1. genannten Patentanmeldung geführte Korrespondenz mit dem europäischen Patentamt sowie für die Schutzrechtsanmeldungen gemäß Ziffer I. 2. die Anmeldeunterlagen in Kopie zur Verfügung zu stellen;

4. der Klägerin zu 1) Auskunft zu erteilen und Rechnung darüber zu legen, in welchem Umfang und auf welche Art die Beklagte zu 1) und/oder, soweit der Beklagten zu 1) bekannt, Dritte seit dem 26.07.2006

a) ein Verfahren zum Aufbringen einer festen metallischen Beschichtung auf ein Profilbauteil aus Stahlblech

angewandt oder zur Anwendung in Deutschland angeboten haben,

bei dem das Profilbauteil in einen Behandlungsraum mit einem zink- oder zinkoxidhaltigen Metallpulver eingenebelt und Metallpulver elektrostatisch auf der Oberfläche des Profilbauteils vollflächig abgeschieden wird, worauf eine Wärmebehandlung des Profilbauteils bei einer Temperatur zwischen 280 °C und 350 °C über einen Zeitraum von 0,5 h bis 4 h vorgenommen wird, bei welcher durch einen Diffusionsprozeß zwischen dem Stahlblech und dem Metallpulver bis zu 5 bis 40 um dicke Eisen-Zink-Legierungsschichten ausgebildet werden, woran sich eine Abkühlung des Profilbauteils anschließt,

insbesondere wenn

das Metallpulver im Behandlungsraum elektrisch aufgeladen wird,

und/oder das Profilbauteil im Behandlungsraum elektrisch aufgeladen wird,

und/oder die Wärmebehandlung bei einer Temperatur zwischen 300 °C und 320 °C, erfolgt,

und/oder die Wärmebehandlung eine Aufheizphase und eine Haltephase umfaßt und sich die Aufheizphase über einen Zeitraum von 0,5 h bis 2 h und sich die Haltephase über einen Zeitraum von 0 h bi: 2 h erstreckt und/oder die Abkühlung des Profilbauteils in einem Zeitraum von kleiner oder gleich 1 h erfolgt,

und/oder das Profilbauteil vor dem Eintritt in den Behandlungsraum einer Oberflächenbehandlung unterzogen wird,

und/oder die Beschichtung des Profilbauteils in einem Durchlaufprozeß erfolgt,

und/oder

b) Profilbauteile aus Stahlblech, welche unmittelbar durch ein Verfahren hergestellt werden, welches die in vorstehender Ziff. 1.1. 4. a) genannten Schritte umfaßt,

hergestellt, angeboten, in Verkehr gebracht oder zu den genannten Zwecken entweder eingeführt oder besessen haben,

und zwar in nach den Angaben zu l it. a) und lit. b) aufgeschlüsselten, geordneten Verzeichnissen unter Angabe insbesondere

- der Namen und Anschriften der Lizenznehmer unter Vorlage der entsprechenden Lizenzverträge in Kopie,

- der erzielten Lizenzeinnahmen und/oder der sonstigen entgeltlichen Vorteile aus der Lizenzvergabe, aufgeschlüsselt nach Kalenderjahren unter Vorlage der Lizenzabrechnungen in Kopie,

- Austausch oder Verkauf der Erfindungsrechte im In- und Ausland und über etwaige korrespondierende Gegenleistungen unter Vorlage der entsprechenden Verträge in Kopie,

- von Art und Umfang verübter Benutzungshandlungen des in vorstehender Ziff. 1.1.4. a) genannten Verfahrens,

- des erzielten Umsatzes,

- der Herstellungsmengen und -zeiten von in vorstehender Ziff. 1.1. 4. b) genannten Erzeugnissen,

- der Menge der erhaltenen oder bestellten, in vorstehender Ziff. 1.1. 4. b) genannten Erzeugnisse, aufgeschlüsselt nach Typenbezeichnungen, sowie der Namen und Anschriften der Hersteller, Lieferanten und anderer Vorbesitzer,

- der einzelnen Lieferungen und Bestellungen von in vorstehender Ziff. 1.1. 4. b) genannten Erzeugnissen, aufgeschlüsselt nach Typenbezeichnungen, Liefer- und Bestellmengen, -zelten und -preisen sowie den Namen und Anschriften der Abnehmer,

- der einzelnen Angebote, aufgeschlüsselt nach Typenbezeichnungen, Angebotsmengen, -zeiten und -preisen sowie den Namen und An-schriften der gewerblichen Angebotsempfänger,

- der betriebenen Werbung, aufgeschlüsselt nach Werbeträgern und -medien, deren Herstellungs- und Verbreitungsauflage, Verbreitungszeitraum und Verbreitungsgebiet,

wobei die Beklagte zu 1) hinsichtlich der Angaben zu Spiegelstrichen Nr. 5 bis 8 Auftragsbelege, Auftragsbestätigungen, Rechnungen sowie Liefer- und Zollpapiere vorzulegen hat,

wobei der Beklagten zu 1) vorbehalten bleibt, die Namen und Anschriften ihrer nicht-gewerblichen Abnehmer und der Angebotsempfänger statt der Klägerin zu 1) einem von dieser zu bezeichnenden, dieser gegenüber zur Verschwiegenheit verpflichteten, vereidigten und in der Bundesrepublik Deutschland ansässigen Wirtschaftsprüfer mitzuteilen, sofern die Beklagte die durch dessen Einschaltung entstehenden Kosten übernimmt und ihn ermächtigt, der Klägerin auf Anfrage mitzuteilen, ob ein bestimmter nicht-gewerblicher Abnehmer oder Angebotsempfänger in der Rechnungslegung enthalten ist.

II. Die Beklagten werden verurteilt, gegenüber dem Europäischen Patentamt jeweils ihre Zustimmung zu erklären, dass die Erfindernennung in der unter Ziffer 1.1. genannten Patentanmeldung dahin geändert wird, dass auch der Kläger zu 2) als Erfinder genannt wird.

III. Es wird festgestellt, dass

1. die Beklagte zu 1) der Klägerin zu 1) für die aus der Eigen- und Fremdnutzung stammenden Vorteile, die durch die unter Ziff. l. 4. bezeichneten, seit dem 26.07.2006 begangenen Handlungen erzielt oder in sonstiger Weise aus der Rechtsstellung als Anmelder gezogen wurden, ausgleichungspflichtig ist;

2. die Beklagte zu 1) der Klägerin zu 1) zum Ersatz allen Schadens verpflichtet ist, der dieser aus der unberechtigten Patentanmeldung gem. Ziff. 1.1. entstanden ist;

3. die Beklagten gesamtschuldnerisch dem Kläger zu 2) zum Ersatz allen Schadens verpflichtet sind, der diesem aus der unrichtigen Erfinderbenennung entstanden ist.

IV. Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.

V. Von den Kosten des Rechtsstreits tragen die Kläger gesamtschuldnerisch 10%, die Beklagten gesamtschuldnerisch 90%.

VI. Das Urteil ist in seinen Ziffern I. 2., I. 3 und I. 4. gegen eine Sicherheitsleistung in Höhe von jeweils € 5.000,00, in Ziffer V. gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 110% des jeweils zu vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar.

 zum Seitenanfang

Tatbestand

1

Die Parteien streiten um die Berechtigung an der von der Beklagten zu 1) eingereichten Patentanmeldung EP 1 683 *** „Beschichtungsverfahren" (Streitpatentanmeldung).

2

Die Klägerin zu 1) begehrt von der Beklagten zu 1) die Abtretung des Anspruchs auf Erteilung der Streitpatentanmeldung und macht die entsprechenden Folgeansprüche geltend. Der Kläger zu 2) begehrt von allen Beklagten, gegenüber dem Europäischen Patentamt jeweils die Zustimmung zu erklären, dass die Erfindernennung in der Streitpatentanmeldung dahin geändert wird, dass der Kläger zu 2) anstelle der Beklagten zu 2) und 3) als Erfinder genannt wird.

3

Die Streitpatentanmeldung hat die Beklagte zu 1) am 23.12.2005 beim Europäischen Patentamt eingereicht. Die Beklagten zu 2) und 3) werden darin als Erfinder bezeichnet. Am 26.07.2006 wurde die Streitpatentanmeldung veröffentlicht. Die Patentanmeldung beansprucht eine Priorität vom 19.01.2005. Die Beklagte zu 1) hat nach Beanstandung durch das Amt zuletzt mit Eingabe an das Europäische Patentamt vom 16.10.2008 eine neue Fassung der Ansprüche und der Beschreibung eingereicht. Anspruch 1 der Streitpatentanmeldung lautet in der Fassung der am 16.10.2008 eingereichten Ansprüche wie folgt:

4

„Verfahren zum Aufbringen einer festen metallischen Beschichtung auf ein Profilbauteil aus Stahlblech, wobei das Profilbauteil in einem Behandlungsraum mit einem zink- oder zinkoxidhaltigen Metallpulver eingenebelt und das Metallpulver elektrostatisch auf der Oberfläche des Profilbauteils vollflächig abgeschieden wird, worauf eine Wärmebehandlung des Profilbauteils bei einer Temperatur zwischen 280 Grad Celsius und 350 Grad Celsius über einen Zeitraum vom 0,5 h bis 4 h vorgenommen wird, bei welcher durch einen Diffusionsprozess zwischen dem Stahlblech und dem Metallpulver bis zu 5 μm bis 40 μm dicke Eisen-Zink-Legierungsschichten ausgebildet werden, woran sich eine Abkühlung des Profilbauteils anschließt."

5

Diese Fassung unterscheidet sich von der ursprünglichen Fassung des Anspruchs 1 durch die im nachfolgenden Text unterstrichenen Worte:

6

"Verfahren zum Aufbringen einer festen metallischen Beschichtung auf ein Profilbauteil aus Stahlblech, wobei das Profilbauteil in einem Behandlungsraum mit einem zink- oder zinkoxidhaltigen Metallpulver eingenebelt und das Metallpulver elektrostatisch auf der Oberfläche des Profilbauteils vollflächig abgeschieden wird, worauf eine Wärmebehandlung des Profilbauteils bei einer Temperatur zwischen 280 Grad Celsius und 350 Grad Celsius über einen Zeitraum von 0,5 h bis 4 h vorgenommen wird, bei welcher durch einen Diffusionsprozeß zwischen dem Stahlblech und dem Metallpulver bis zu 5 um bis 40 um dicke Eisen-Zink-Legierungsschichten ausgebildet werden, woran sich eine Abkühlung des Profilbauteils anschließt."

7

In der Beschreibung heißt es unter anderem:

8

Der Kläger zu 2) hat am 20.07.2004 folgende, in Anspruch 1 der DE 10 2004 *** *** B 4 beschriebene Technologie zum Patent angemeldet:

9

Die Anmeldung wurde am 18.08.2005 offengelegt. In der Beschreibung heißt es unter anderem:

10

Hinsichtlich der Aktivlegitimation der Klägerin zu 1) haben die Kläger vorgetragen, die Übertragungsvereinbarung zwischen dem Kläger zu 2) und der Klägerin zu 1) sei wirksam. Der Kläger zu 2) sei befugt, die Klägerin zu 1) in allen rechtlichen Angelegenheiten allein zu vertreten. Dies ergebe sich aus der als Anlage rop 50 vorgelegten Bestätigung der beiden Geschäftsführer, die übersetzt wie folgt laute:

11

"Die Unterzeichner L. (Anschrift) und R. (Anschrift), beide Geschäftsführer der V. Technologies SA, bestätigen, daß L. die vollen Rechte hat, V. Technologies SA selbständig gegenüber dritten Parteien zu vertreten, auch in Bezug auf alle gerichtlichen Verfahren und Rechtsstreite."

12

Der Kläger zu 2) habe auch die Befugnis, im Namen und als Vertreter der Klägerin zu 1) mit sich im eigenem Namen die Übertragungsvereinbarung zu schließen.

13

Die Kläger behaupten, der Kläger zu 2) habe die technische Lehre der Streitpatentanmeldung allein und vor dem Prioritätsdatum vom 19.01.2005 erfunden und dem Kläger zu 1) seine Rechte auf Abtretung der Ansprüche auf Erteilung des Patents aus der streitgegenständlichen Patentanmeldung übertragen. Die Kläger behaupten, alle Inhalte der zum Patent angemeldeten Lehre seien Mitarbeitern der Beklagten zu 1) durch die Klägerin zu 1) vor dem maßgeblichen Prioritätszeitpunkt der streitgegenständlichen Patentanmeldung in ausführlichen Powerpoint-Präsentation anläßlich gemeinsamer Treffen vertraulich mitgeteilt worden.

14

Beispielhaft haben die Kläger zwei Anlässe dargestellt, bei denen die Kläger den Beklagten das zum Patent angemeldete Know-how mitgeteilt hätten:

15

Am 24.02.2003 sei Mitarbeitern der Beklagten zu 1) bei einem Arbeitstreffen in Brüssel in einem Vortrag klägerseits laut einem Besuchsbericht der Beklagten zu 2) (Anlage rop 22) vertraulich und detailliert erläutert worden, dass

16

- ein Verfahren zum Aufbringen einer festen metallischen Beschichtung auf ein Profilbauteil aus Stahlblech vorgestellt wurde; dies ergebe sich bereits aus dem Einleitungssatz des Berichts („Hr L. erläuterte das Sheradsier-Verfahren und präsentierte erste Schweiß- und Korrosionstest-Ergebnisse vor sheradisierten Blechen aus gehärtetem BTR 165"), wobei "BTR 165" die von der Beklagten zu 1) eingesetzte Stahlsorte bezeichne; daß das neue Verfahren sich bereits auf die Beschichtung von Profilbauteilen bezogen habe, stehe auf Seite 1 und 2 des Berichts, in dem auf Struktur- und Sicherheitsbauteile für Kraftfahrzeuge verwiesen werde;

17

- das Profilbauteil verfahrensgemäß in einem Behandlungsraum mit einem zink- oder zinkoxydhaltigen Metallpulver eingenebelt wird (Einfüllen der Schrauben in die Trommel; definierte Zugabe von Zinkpulver, wobei sich die Menge in Anhängigkeit von der gewünschten Schichtdicke aus dem Gewicht/der Oberfläche der Bauteile bestimmt; die Trommel wird verschlossen und in den Ofen gelegt")

18

- daraufhin eine Wärmebehandlung des Profilbauteils vorgenommen wird („Die Trommel wird verschlossen und in den Ofen gelegt wo sie sich mit ca 3 U/min dreht; der Ofen wird mit 7°C/min definiert auf Endtemperatur (300 - 500 C) aufgeheizt und dort 80 - 150 min gehalten Tmax; ist abhängig von Metalltyp")

19

- mit dem Verfahren die geringen Schichtdicken von bis zu 5 µm erreicht werden („Bei BTR wird mit 320°C und einer Haltezeit von 80 min eine Schicht von 5-7 µm erzeugt Je höher die Temperatur, desto größer werden die Schwankungen innerhalb der Schichtdicke")

20

- sich an die Wärmebehandlung und die Ausbildung der Beschichtung eine Abkühlung des Profilbauteils anschließt („Abkühlung der Trommel an Luft, 3-4 h. Kann durch Herausnahme der beschichteten BT wesentlich beschleunigt werden")

21

Ferner ergebe sich aus Folie 2 der Präsentationsunterlagen (Anlage rop 20), dass es sich um ein „Thermodiffusionsverfahren" handele und aus Folien 23 bis 25, 68 und 69, dass die Beschichtung des Profilbauteils - wie in Unteranspruch 8 sowie Sp. 2 Z. 55 bis 58 gelehrt - in einem Durchlaufprozeß erfolgen könne und wie dieser ausgestaltet sein könne.

22

Bei einer Präsentation am 28.05.2003, bei der neben vielen anderen Mitarbeitern der Beklagten zu 1) und von D. auch die Beklagte zu 2) anwesend gewesen sei, habe die Klägerin zu 1) zu Anschauungszwecken einen Beschichtungsvorgang von preßgehärteten BTR 165-Blechen in einem kleinen Laborofen durchgeführt und die von ihr bereits behandelten Bauteile und deren Testergebnisse gezeigt.

23

Die Beklagten hätten zu dem Zeitpunkt, zu dem die Kläger ihnen das Know-how mitgeteilt hätten, keinerlei eigene Kenntnisse und Erfahrung mit der Beschichtung von Profilbauteilen aus Stahlblech gehabt.

24

Aus dem Stand der Technik sei bekannt, zink- oder zinkoxydhaltiges Metallpulver elektrostatisch auf der Oberfläche zu beschichtender Profilbauteile abzuscheiden. Hierauf weist der Recherchebericht des Europäischen Patentamts (Anlage rop 9) unter Ziffer 3 hin, der in diesem Zusammenhang die Entgegenhaltungen D 1 (US 6,042,892) und D2 (US 5,384,165) zitiert. Das Merkmal trage über die offenbarte Merkmalskombination nichts Zusätzliches zur Erfindung bei und nehme insbesondere nicht an der technischen Lösung teil, die in der zum Patent angemeldeten Lehre offenbart sei. Bei der elektrostatischen Abscheidung handele es sich zudem lediglich um eine Beschreibung der bei Anwendung der patentgemäßen Lehre ohnehin eintretenden Wirkungen, nicht aber um ein selbständiges Verfahrensmerkmal. Während der Behandlung bewegten und verschöben sich in dem Behandlungsraum permanent alle Komponenten relativ zueinander und rieben aneinander: die Bauteile in den Gitterkäfigen, die Behälterwände, der Füllstoff und das Zinkoxid. Wenn zwei leitende Körper, die sich in ihrer chemischen Zusammensetzung unterschieden, miteinander in Kontakt kämen, führe dies immer zu einer elektrischen Aufladung, sog. "Triboelektrischer Effekt".

25

Hinsichtlich des Merkmals „Einnebeln" verweisen die Kläger etwa auf die als Anlage rop 23 überreichte Präsentation, bei der auf Slide 24 die Zinkpulvermischung beschrieben wird, wobei von einem "Pulver" und "feinen Zinkstaub" die Rede ist. Durch das Drehen der Trommel werde das Zinkpulver aufgewirbelt. Es entstehe eine staubige Atmosphäre aus Pulver, ein "Nebel". Der Zinkstaub verteile sich dadurch gleichmäßig überall in der Trommel und auch auf den darin befindlichen Bauteilen. Ihren diesbezüglichen Erfindungsbesitz hätten die Kläger außerdem in ihrer eigenen Patentanmeldung DE 10 2004 *** *** dokumentiert, soweit dort in Absatz [0020] beschrieben werde, dass das Zinkpulver beim Drehen der Trommel ein "Dampfphasenmedium" bilde, also einen Nebel, in welchem durch Thermodiffusion eine intermetallische Beschichtung entsteht. In Fig. 2 jener Patentanmeldung (Anlage B 6) werde der bei Drehung der Trommel entstehende Nebel auch grafisch dargestellt. Die Kläger hätten den Beklagten auch mitgeteilt, dass das Einnebeln vorzugsweise durch spezielle Düsen erfolgen könne. Dies werde belegt durch die als Anlage rop 1 vorliegende Patentanmeldung DE 103 48 *** A1. Dort heißt es unter Absatz [0012]:

26

"Alternativ können die Bauteile auch in eine stehende Wärmekammer eingebracht werden, wobei während des Erwärmens das Zinkpulver durch Düsen kontinuierlich innerhalb der Kammer verteilt wird, so dass das Bauteil von allen Seiten beschichtet wird."

27

In Unteranspruch 6 jener Patentanmeldung werde ganz allgemein von einem "Bestäuben" gesprochen.

28

"Verfahren zur Herstellung eines beschichteten Struktur- und/oder Sicherheitsbauteils l nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das warmgeformte und gehärtete Struktur- und/oder Sicherheitsbauteil 1 in einer Wärmekammerlage fixiert und bei weniger als 320 Grad Celsius von allen Seiten mit einem Sheradisierpulver aus Zink bestäubt wird."

29

Die Beklagte zu 1) habe im übrigen im Erteilungsverfahren zu der parallelen US-Patentanmeldung US 2006/0159*** selbst den Begriff "einnebeln", der als zu unklar beanstandet worden sei, als "einem Pulver aussetzen" beschrieben.

30

Auch der Vergleich der ursprünglich und der zuletzt eingereichten Anspruchsfassung der Streitpatentanmeldung zeige, dass gerade die von der Beklagten zu 1) aufgenommenen Beschränkungen die speziellen Inhalte des klägerseits vermittelten Know-hows enthielten, die den notwendigen Abstand zum Stand der Technik begründeten. Weder das "Einnebeln" noch das "elektrostatische Aufladen" habe es vermocht, diesen notwendigen Abstand zum Stand der Technik zu begründen.

31

Die Kläger haben

b e a n t r a g t,

32

I. die Beklagte zu 1) zu verurteilen,

33

1. der Klägerin zu 1) den Anspruch auf Erteilung des europäischen Patents "Beschichtungsverfahren" EP l 683 ***, angemeldet am 23.12.2005, Veröffentlichungstag der Anmeldung: 26.07.2006, für alle benannten Vertragsstaaten abzutreten und durch Erklärung gegenüber dem Europäischen Patentamt in die Umschreibung der Patentanmeldung auf die Klägerin zu 1) einzuwilligen;

34

2. der Klägerin zu 1) Auskunft darüber zu erteilen ob und ggf. welche parallelen Schutzrechtsanmeldungen zu der unter Ziffer 1.1. genannten Patentanmeldung vorgenommen wurden und in welchem Stand sich die jeweiligen Erteilungsverfahren befinden;

35

3. der Klägerin zu 1) die im Rahmen der unter Ziffer 1.1. genannten Patentanmeldung geführte Korrespondenz mit dem europäischen Patentamt sowie für die Schutzrechtsanmeldungen gemäß Ziffer I. 2. die Anmeldeunterlagen in Kopie zur Verfügung zu stellen;

36

4. der Klägerin zu 1) Auskunft zu erteilen und Rechnung darüber zu legen, in welchem Umfang und auf welche Art die Beklagte zu 1) und/oder, soweit der Beklagten zu 1) bekannt, Dritte seit dem 26.07.2006

37

a) ein Verfahren zum Aufbringen einer festen metallischen Beschichtung auf ein Profilbauteil aus Stahlblech

38

angewandt oder zur Anwendung in Deutschland angeboten haben,

39

bei dem das Profilbauteil in einen Behandlungsraum mit einem zink- oder zinkoxidhaltigen Metallpulver eingenebelt und Metallpulver elektrostatisch auf der Oberfläche des Profilbauteils vollflächig abgeschieden wird, worauf eine Wärmebehandlung des Profilbauteils bei einer Temperatur zwischen 280 °C und 350 °C über einen Zeitraum von 0,5 h bis 4 h vorgenommen wird, bei welcher durch einen Diffusionsprozeß zwischen dem Stahlblech und dem Metallpulver bis zu 5 bis 40 um dicke Eisen-Zink-Legierungsschichten ausgebildet werden, woran sich eine Abkühlung des Profilbauteils anschließt,

40

insbesondere wenn

41

das Metallpulver im Behandlungsraum elektrisch aufgeladen wird,

42

und/oder das Profilbauteil im Behandlungsraum elektrisch aufgeladen wird,

43

und/oder die Wärmebehandlung bei einer Temperatur zwischen 300 °C und 320 °C, erfolgt,

44

und/oder die Wärmebehandlung eine Aufheizphase und eine Haltephase umfaßt und sich die Aufheizphase über einen Zeitraum von 0,5 h bis 2 h und sich die Haltephase über einen Zeitraum von 0 h bi: 2 h erstreckt und/oder die Abkühlung des Profilbauteils in einem Zeitraum von kleiner oder gleich 1 h erfolgt,

45

und/oder das Profilbauteil vor dem Eintritt in den Behandlungsraum einer Oberflächenbehandlung unterzogen wird,

46

und/oder die Beschichtung des Profilbauteils in einem Durchlaufprozeß erfolgt,

47

und/oder

48

b) Profilbauteile aus Stahlblech, welche unmittelbar durch ein Verfahren hergestellt werden, welches die in vorstehender Ziff. 1.1. 4. a) genannten Schritte umfaßt,

49

hergestellt, angeboten, in Verkehr gebracht oder zu den genannten Zwecken entweder eingeführt oder besessen haben,

50

und zwar in nach den Angaben zu l it. a) und lit. b) aufgeschlüsselten, geordneten Verzeichnissen unter Angabe insbesondere

51


-

 

der Namen und Anschriften der Lizenznehmer unter Vorlage der entsprechenden Lizenzverträge in Kopie,

52


-

 

der erzielten Lizenzeinnahmen und/oder der sonstigen entgeltlichen Vorteile aus der Lizenzvergabe, aufgeschlüsselt nach Kalenderjahren unter Vorlage der Lizenzabrechnungen in Kopie,

53


-

 

Austausch oder Verkauf der Erfindungsrechte im In- und Ausland und über etwaige korrespondierende Gegenleistungen unter Vorlage der entsprechenden Verträge in Kopie,

54


-

 

von Art und Umfang verübter Benutzungshandlungen des in vorstehender Ziff. 1.1.4. a) genannten Verfahrens,

55


-

 

des erzielten Umsatzes,

56


-

 

der Herstellungsmengen und -zeiten von in vorstehender Ziff. 1.1. 4. b) genannten Erzeugnissen,

57


-

 

der Menge der erhaltenen oder bestellten, in vorstehender Ziff. 1.1. 4. b) genannten Erzeugnisse, aufgeschlüsselt nach Typenbezeichnungen, sowie der Namen und Anschriften der Hersteller, Lieferanten und anderer Vorbesitzer,

58


-

 

der einzelnen Lieferungen und Bestellungen von in vorstehender Ziff. 1.1. 4. b) genannten Erzeugnissen, aufgeschlüsselt nach Typenbezeichnungen, Liefer- und Bestellmengen, -zelten und -preisen sowie den Namen und Anschriften der Abnehmer,

59


-

 

der einzelnen Angebote, aufgeschlüsselt nach Typenbezeichnungen, Angebotsmengen, -zeiten und -preisen sowie den Namen und An-schriften der gewerblichen Angebotsempfänger,

60


-

 

der betriebenen Werbung, aufgeschlüsselt nach Werbeträgern und -medien, deren Herstellungs- und Verbreitungsauflage, Verbreitungs-zeitraum und Verbreitungsgebiet,

61

wobei die Beklagte zu 1) hinsichtlich der Angaben zu Spiegelstrichen Nr. 5 bis 8 Auftragsbelege, Auftragsbestätigungen, Rechnungen sowie Liefer- und Zollpapiere vorzulegen hat,

62

wobei der Beklagten zu 1) vorbehalten bleibt, die Namen und Anschriften ihrer nicht-gewerblichen Abnehmer und der Angebotsempfänger statt der Klägerin zu 1) einem von dieser zu bezeichnenden, dieser gegenüber zur Verschwiegenheit verpflichteten, vereidigten und in der Bundesrepublik Deutschland ansässigen Wirtschaftsprüfer mitzuteilen, sofern die Beklagte die durch dessen Einschaltung entstehenden Kosten übernimmt und ihn ermächtigt, der Klägerin auf Anfrage mitzuteilen, ob ein bestimmter nicht-gewerblicher Abnehmer oder Angebotsempfänger in der Rechnungslegung enthalten ist.

63

II. Die Beklagten werden verurteilt, gegenüber dem Europäischen Patentamt jeweils ihre Zustimmung zu erklären, dass die Erfindernennung in der unter Ziffer 1.1. genannten Patentanmeldung dahin geändert wird, dass der Kläger zu 2) anstelle der Beklagten zu 2) und 3) als Erfinder genannt wird.

64

III. Es wird festgestellt, dass

65

1. die Beklagte zu 1) der Klägerin zu 1) für die aus der Eigen- und Fremdnutzung stammenden Vorteile, die durch die unter Ziff. l. 4. bezeichneten, seit dem 26.07.2006 begangenen Handlungen erzielt oder in sonstiger Weise aus der Rechtsstellung als Anmelder gezogen wurden, ausgleichungspflichtig ist;

66

2. die Beklagte zu 1) der Klägerin zu 1) zum Ersatz allen Schadens verpflichtet ist, der dieser aus der unberechtigten Patentanmeldung gem. Ziff. 1.1. entstanden ist;

67

3. die Beklagten gesamtschuldnerisch dem Kläger zu 2) zum Ersatz allen Schadens verpflichtet sind, der diesem aus der unrichtigen Erfinderbenennung entstanden ist.

68

Die Beklagten haben

b e a n t r a g t,

69

die Klage abzuweisen.

70

Die Beklagten bestreiten die Wirksamkeit der Übertragungsvereinbarung zwischen dem Kläger zu 2) und der Klägerin zu 1) gemäß Anlage rop 12. Für beide Parteien habe offenbar ein und dieselbe Person unterschrieben, wobei die Vertretungsbefugnis des Klägers zu 2) für die Klägerin zu 1) für den Fall eines „ln-sich"-Geschäfts bestritten werde. Die Übertragungsvereinbarung zwischen der in B. geschäftsansässigen Klägerin zu 1), die eine belgische Aktiengesellschaft sein solle, und dem ebenfalls in B. ansässigen Kläger zu 2), Herrn L., könnte gemäß Art. 28 EGBGB dem belgischen Recht unterliegen. Dass derartige Übertragungsvereinbarungen nach belgischem Recht zulässig sind, werde mit Nichtwissen bestritten. Nach dem Inhalt der Übertragungsvereinbarung gemäß rop 12 sollen sämtliche Rechte an der vermeintlichen Erfindung auf die Klägerin zu 1) übergegangen sein, weshalb nicht erfindlich ist, weshalb der Kläger zu 2) noch aktivlegitimiert sein solle. Es wird ferner bestritten, dass es nach belgischem Recht zulässig ist, eine Übertragungsvereinbarung gemäß rop 12 zu schließen.

71

Die Beklagten bestreiten ferner, dass ihnen der Erfindungsbesitz im Rahmen der genannten Präsentationen mitgeteilt worden sei. Dies stehe schon in eklatantem Widerspruch zu dem parallelen Sequestrationsverfahren unter dem Aktenzeichen 7 O 20559/08, in dem es um vermeintliche Vindikationsansprüche betreffend DE 10 2005 *** *** B3 gehe. Auch in diesem Verfahren beriefen sich die Kläger darauf, sie hätten die Erfindung gemäß DE 10 2005 *** *** B3 vor den Beklagten getätigt und diesen mittels derselben Präsentationsunterlagen, wie sie in dem vorliegenden Verfahren streitgegenständlich sind, mitgeteilt. Dies sei insoweit widersprüchlich, als die DE 10 2005 *** *** B3, die in dem parallelen Gerichtsverfahren streitgegenständlich ist, das glatte Gegenteil von der hier streitgegenständlichen Patentanmeldung EP 1 683 *** A1 sei. In dem parallelen Sequestrationsverfahren sollten die Profilbauteile aus Stahlblech nämlich gezielt bis zu 400 °C wärmebehandelt werden, um die Duktilität zu erhöhen. In dem vorliegenden Vindikationsverfahren solle dieser Temperaturbereich aber gerade vermieden werden, um eine optimale Zinkbeschichtung zu erzielen.

72

Bei keinem der von den Klägern angeführten Treffen zwischen den Parteien sei die technische Lehre der Streitpatentanmeldung erörtert worden. Klägerseits sei lediglich die technologische Lehre gemäß der eigenen Patentschrift DE 10 2004 *** *** B4 vorgestellt worden. Dabei sei von einer Einnebelung und einer elektrostatischen Aufladung nie die Rede gewesen.

73

Nach der am 28.05.2003 präsentierten Technologie solle der rotierende Wärmeofen bzw. die Beschichtungstrommel einerseits mit einem wärmeleitenden Füllmittel und andererseits mit einem Zinkpulver befüllt werden, wobei das Füllmittel bis zu 60 % des Volumens der Beschichtungstrommel ausmachen solle. Dabei könne das Füllmittel aus Metallpartikeln aus Stahl- oder Aluminiumbasis bestehen. Entsprechend hätten die Kläger in den Düsseldorfer Verfügungsverfahren mit den Aktenzeichen 4b O 570/05 (LG) und 20 U 60/06 (OLG) vorgetragen. Die Zinkbeschichtung erfolge daher nicht durch „Einnebeln mittels eines elektrostatisch aufgeladenen Metallpulvers".

74

Auch aus der DE 10 2004 *** *** B4 ergebe sich, dass nach der Technologie der Klageseite die Stahlteile eben nicht eingenebelt werden sollten, sondern die Stahlteile mit einem Gemisch aus Füllstoff und Zinkpulver in Berührung gebracht werden sollten. Dazu würden die Bauteile in einer rotierenden Trommel lagefixiert, die mit Füllstoff und Zinkpulver größtenteils beladen werde. Anschließend werde die Ofenkammer sodann in Rotation gebracht und erwärmt.

75

Eine elektrostatische Aufladung finde deswegen nicht statt, da schon aus Brandschutzgründen die Trommel als solche geerdet sei. Da die in Gestellen darin aufgehängten Bauteile fest mit der Trommel verbunden seien und diese wiederum ständig im Kontakt mit dem am Boden der Trommel liegenden Pulver stehe, komme es nicht zur maßgeblichen statischen Aufladung; denn der ständig verfügbare elektrische Leiter führe dazu, dass die Aufladung sofort wieder abgebaut werde.

76

Die Technologie im Vindikationspatent werde auch durch die zeitliche Abfolge von zunächst Auftragen des Pulvers durch Vernebelung und elektrostatische Aufladung und erst anschließende Wärmebehandlung gekennzeichnet. Dies lasse das Wort „worauf" in Anspruch 1 sowie der Unteranspruch 9 und die Beschreibung Absatz 0009 erkennen. Wäre es nicht so, bestünde auch Explosionsgefahr, wenn das Zinkpulver in der heißen Atmosphäre aufgeladen und verstäubt würde.

77

Für weitere Einzelheiten wird auf die Schriftsätze der Kläger vom 03.06.2009 und 17.11.2009, die Schriftsätze der Beklagten vom 12.08.2009 und 12.02.2010 sowie auf das Sitzungsprotokoll vom 18.11.2010 Bezug genommen.

 zum Seitenanfang

Entscheidungsgründe

78

Die zulässige Klage hat nur teilweise Erfolg.

I.

79

Mit ihrem Hauptantrag begehrt die Klägerin zu 1) entsprechend Art. 60 Abs. 1 EPÜ i.V.m. Art. II § 5 Abs. 1 Satz 1 IntPatÜG die Umschreibung der Streitpatentanmeldung der Beklagten zu 1) auf sich. Dieser Vollanspruch steht dem Berechtigten (sowie dessen Rechtsnachfolger) gegen den Anmelder zu, wenn dieser nichts zur Erfindung beigetragen hat. War der Kläger zu 2), von dem die Klägerin zu 1) ihren Anspruch auf Umschreibung ableitet, aber lediglich Miterfinder, so kann zu seinen Gunsten materiellrechtlich auch nur ein Anspruch auf Einräumung einer Mitberechtigung in Betracht kommen. Dieser Anspruch stellt ein Minus gegenüber dem Umschreibungsanspruch dar und ist von vornherein in diesem enthalten.

80

1. Die Aktivlegitimation der Klägerin zu 1) ergibt sich aus der als Anlage rop 12 vorgelegten Übertragungsvereinbarung.

81

a. Zwar ist den Beklagten zuzugeben, dass auf die Beurteilung der Wirksamkeit der Übertragungsvereinbarung belgisches Recht anwendbar ist. Der Vortrag der Beklagten, es werde bestritten, dass derartige Übertragungsvereinbarungen nach belgischem Recht zulässig seien, stellt sich indes als bloßer Vortrag „ins Blaue hinein" dar. Regelungen des belgischen Rechts, aufgrund derer die Zulässigkeit einer solchen Übertragung fraglich sein könnte, haben die Beklagten dem Gericht nicht genannt. Dies, obwohl die Beklagten zu den Erkenntnisquellen der belgischen Rechtsordnung unschwer Zugang hatten, so dass erwartet werden durfte, dass sie das ausländische Recht konkret darstellen.

82

Es ist auch kein rechtlicher Gesichtspunkt erkennbar, weswegen eine ausländische Rechtsordnung der vorgenommenen Übertragung, die für die Klägerin zu 1) lediglich einen rechtlichen Vorteil darstellt und keine rechtlichen Verpflichtungen zur Folge hat, die Wirksamkeit versagen sollte. Dementsprechend versagt auch das deutsche Recht einem solchen Insichgeschäft die Wirksamkeit nicht.

83

b. Die Befugnis des Klägers zu 2), die Klägerin zu 1) in allen rechtlichen Angelegenheiten allein zu vertreten, ergibt sich aus der als Anlage rop 50 vorgelegten Bestätigung der beiden Geschäftsführer.

84

2. Die Streitpatentanmeldung beruht im Wesentlichen auf Erfindungsbesitz, der den Beklagten klägerseits vermittelt wurde.

85

a. Soweit die Beklagten erstmals in der letzten mündlichen Verhandlung am 18.11.2010 unbestritten vorgetragen haben, die Technologie im Vindikationspatent werde auch durch die zeitliche Abfolge von zunächst Auftragen des Pulvers durch Vernebelung und elektrostatische Aufladung und erst anschließende Wärmebehandlung gekennzeichnet, stellt sich dieses Merkmal ohne weiteres als Beitrag der Beklagten dar. Die Kammer bewertet diesen Beitrag allerdings im Verhältnis zur Gesamtlehre der Anmeldung lediglich mit 10%. Grund hierfür ist, dass das Moment der zeitlichen Trennung von Pulverauftrag und Wärmebehandlung in der Beschreibung der Anmeldung keine Erwähnung findet oder erläutert wird und von den Beklagten auch erst in der letzten mündlichen Verhandlung überhaupt erwähnt wurde. Es kann sich aufgrund dieser Umstände nicht um einen essentiellen und daher höher zu bewertenden Beitrag zur streitgegenständlichen Erfindung handeln.

86

b. Soweit die Beklagten vortragen, klägerseits sei gegenüber den Beklagten nie von „Einnebeln" die Rede gewesen, ist dies zwar insofern zutreffend, als die Kläger selbst nicht behaupten, diesen Begriff benutzt zu haben. Darauf kommt es aber letztlich nicht an. Entscheidend ist allein, ob den Beklagten klägerseits der als „Einnebeln" beschreibbare Vorgang offenbart wurde. Dies ist der Fall.

87

Zunächst ist zu fragen, was unter der Beschreibung „Einnebeln" überhaupt zu verstehen ist. Die Beklagten liefern hier selbst eine Erklärung, soweit die Beklagte zu 1) im Erteilungsverfahren zu der parallelen US-Patentanmeldung US 2006/0159*** den Begriff "einnebeln" als "einem Pulver aussetzen" beschrieben hat. Ausgehend von dieser Erklärung kann auch das klägerseits demonstrierte Drehen einer Trommel, in der sich feiner Zinkstaub befindet, nur als „Einnebeln" der sich ebenfalls in dieser Trommel befindlichen Bauteile beschrieben werden. Denn durch die Rotation der Trommel wird das Zinkpulver derart aufgewirbelt, dass eine staubige Atmosphäre aus Pulver, mithin ein "Pulver-Nebel" entsteht.

88

Dass der Beklagten das Merkmal der „Einnebelung" klägerseits mitgeteilt wurde, ergibt sich auch daraus, dass den Beklagten - wie diese selbst vortragen - die Lehre gemäß der eigenen Patentschrift DE 10 2004 *** *** B4 vorgestellt wurde. Auch dort wird beschrieben, dass das Zinkpulver beim Drehen der Trommel ein "Dampfphasenmedium" bildet, also einen Nebel, in welchem durch Thermodiffusion eine intermetallische Beschichtung entstehen kann. Die Kammer hat keinen Anhalt dafür, dass es sich - wie die Beklagten meinen - bei dem Begriff „Dampfphasenmedium" im konkreten Kontext seiner Verwendung allein um eine Beschreibung des Aggregatszustandes „gasförmig" handeln soll. Vielmehr wird an der oben auf Seite 10 des Tatbestands zitierten Stelle auf die Funktion des „hochdispersen Zinkpulvers" hingewiesen, das in der Trommel während deren Erwärmung und Drehung ein Medium bildet, in dem (wegen des in Oberflächennähe der Pulverteilchen in Teilen gasförmigen Zustands des Materials) Diffusion mit dem Metall der zu beschichtenden Bauteile möglich ist. Notwendige Voraussetzung aber ist, dass dieses Medium den Inhalt der Trommel ausfüllt, damit die Diffusion auch an allen Oberflächen der zu beschichtenden Bauteile stattfinden kann.

89

c. Auch soweit die Beklagten vortragen, klägerseits sei gegenüber den Beklagten nie von „elektrostatischer Aufladung" die Rede gewesen, ist dies zwar insofern zutreffend, als die Kläger selbst nicht behaupten, die „elektrostatische Aufladung und Abscheidung" erwähnt zu haben. Darauf kommt es aber letztlich nicht an, da eine elektrostatische Aufladung auch im Rahmen der Demonstration der Klägerin erfolgt ist.

90

Es ist bekannt, dass der bloße Kontakt und die anschließende Trennung zweier Materialien deren elektrische Aufladung bewirken kann. Eben dies geschieht während der Behandlung in der klägerischen Trommel, wenn die Bauteile in Kontakt mit dem Zinkpulver-Nebel kommen und bei ihrer Trennung von den Bauteilen elektrische Ladung entsteht.

91

Dass - wie die Beklagten vortragen - durch die solchermaßen entstehende Reibungselektrizität derart hohe Spannungen und Energien entstehen, dass es in der heißen Trommel zu Explosionen kommen kann, ist für die Kammer nicht nachvollziehbar. Denn die allein durch den triboelektrischen Effekt entstehende Aufladung der in der Trommel schwebenden Zinkpulverteilchen ist deutlich geringer einzuschätzen als die durch gezielte Aufladung des Metallpulvers und Erdung der Profilbauteile erzeugte Spannung, wie sie in der Streitpatentanmeldung beschrieben wird. Es ist jedoch davon auszugehen, dass die Ladung der Teilchen zu deren Anhaftung an den zu beschichtenden Bauteilen und damit zur Ermöglichung der Diffusion in unmittelbarer Nähe der Oberflächen beider Metalle jedenfalls beiträgt.

92

Hinzu kommt, dass das Merkmal der elektrostatischen Aufladung und Abscheidung auch deshalb nicht als Beitrag der Beklagten gewertet werden kann, weil es sich dabei aufgrund der US-Druckschriften US 6,042,*** und US 5,384,*** um Stand der Technik handelt. Die US 6,042,*** betrifft einen Apparat für die Beschichtung von Zink auf Stahlblechen und ein Verfahren dazu (Anlage rop 45). Mit ihr wird die elektrostatische Abscheidung von Zinkpulver auf der Oberfläche der Stahlbleche durch elektrisches Aufladen des Zinkpulvers im Behandlungsraum offenbart. In Sp. 7 Z. 55 bis Sp. 8 Z. 2 der Druckschrift heißt es in deutscher Übersetzung:

93

„Weiter sollte der Zink-Beschichtungs-Raum 220 mit einer oder mehreren Elektroden versehen sein, um die Zinkpulver elektrostatisch aufzuladen. Wie in Fig. 5 gezeigt, sollte ein Paar Sharp Elektroden 228 vorzugsweise auf den Seitenwänden des Zink-Beschichtungs-Raumes 220 gegenüber vorgesehen sein. Noch vorzugswürdiger sollte ein Paar Sharp Elektroden 228 vorzugsweise auf den Seitenwänden des Zink-Beschichtungs-Raumes 220 vorgesehen sein, und im selben Moment sollte ein Paar Net type Elektroden 229 vorgesehen sein, die beide so ausgerichtet sind, daß sie über das sich im Zink-Beschichtungs-Raum 220 fortbewegende Stahlblech einander zugewandt sind. Diese Elektroden sind mit einem Hochspannungsgenerator 280 verbunden. Diese Elektroden diesen dem elektrostatischen Aufladen des Zinkpulvers mit negativen oder positiven Ladungen."

94

Angesichts dessen hat auch das Europäische Patentamt ausweislich seines als Anlage rop 9 vorgelegten Rechercheberichts unter Ziffer 3 unter Hinweis auf die genannten Entgegenhaltungen (US 6,042,*** und US 5,384,***) die ursprünglich eingereichte Fassung der Streitpatentanmeldung nicht als neu angesehen. Das Merkmal trägt mithin über die offenbarte Merkmalskombination hinaus nichts Zusätzliches zur Erfindung bei.

95

d. Hinsichtlich der übrigen Merkmale haben die Kläger die Vermittlung an die Beklagten dargetan, ohne dass dem substantiell widersprochen worden wäre.

96

3. Der Klage konnte auch nicht aufgrund einer vertraglichen Abrede (Ziff. 2.1 und 2.2 der Vertraulichkeitsvereinbarung vom 22.102004) vollumfänglich stattgegeben werden, da ausweislich Ziffer 3.2. iv. geistiges Eigentum der Klägerin nicht an Entwicklungen begründet wird, die unabhängig von vertraulichen Informationen von den Beklagten selbst entwickelt wurde. Eben dies trifft aber auf die zeitliche Aufspaltung von Pulverauftrag durch elektrostatische Abscheidung und anschließende Wärmebehandlung zu.

II.

97

Die Kostenentscheidung folgt aus § 92 Abs. 1 ZPO. Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit folgt aus §§ 709, 108 ZPO.

stats